Votre marque internationale figure au registre et son renouvellement a bien été effectué. Pourtant, un événement ancien peut encore fragiliser sa protection. Un dossier que nous avons accompagné illustre ce risque et les solutions permettant de préserver vos droits.
Une marque renouvelée, mais une protection fragilisée
À l’occasion de la mise à jour de son portefeuille de marques, une entreprise nous a confié l’examen de ses droits.
Parmi ceux-ci figurait un enregistrement international protégeant sa marque notamment dans l’Union européenne. Cet enregistrement apparaissait toujours en vigueur et avait même été renouvelé.
L’analyse de son historique a pourtant révélé une difficulté : la marque monégasque sur laquelle reposait l’enregistrement international n’avait pas été renouvelée, à une époque où les deux protections étaient encore juridiquement liées.
Cette disparition n’avait pas été signalée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’enregistrement international était donc resté inscrit au registre, sans que cette situation le mette à l’abri d’une radiation, c’est-à-dire de sa suppression du registre international.
Pourquoi un événement ancien peut-il encore entraîner des conséquences ?
Le système de Madrid permet de demander la protection d’une marque dans plusieurs territoires à partir d’une demande ou d’un enregistrement d’origine, appelé « marque de base ».
Pendant les cinq premières années suivant son enregistrement, la marque internationale dépend de cette marque de base. Si celle-ci cesse de produire ses effets durant cette période, notamment faute de renouvellement, la protection internationale peut être perdue pour les produits et services concernés.
Après cinq ans, l’enregistrement international devient en principe indépendant. Mais cette indépendance n’efface pas les conséquences d’un événement survenu pendant les cinq premières années.
Ce qui compte est donc la date à laquelle la marque de base a cessé de produire ses effets, et pas seulement la date à laquelle cette disparition est signalée. Une notification tardive à l’OMPI peut ainsi conduire à une radiation plusieurs années après les faits.
Dans notre dossier, l’Office monégasque a confirmé que cette notification pouvait encore intervenir, malgré les années écoulées et le renouvellement de l’enregistrement international.
Pour l’entreprise, l’enjeu était concret : la fragilité de cet enregistrement pouvait compromettre sa capacité à s’appuyer sur sa marque pour défendre ses droits.
Une solution pour préserver douze années d’antériorité
La notification a finalement entraîné la radiation de l’enregistrement international. Une solution existait toutefois pour préserver sa date de protection : la transformation.
Ce mécanisme permet, sous certaines conditions, de déposer des demandes nationales ou régionales en conservant la date de l’enregistrement international ou de l’extension de protection au territoire concerné, ainsi que son éventuelle priorité.
Il faut agir dans les trois mois suivant l’inscription de la radiation au registre international. Le nouveau dépôt doit notamment porter sur la même marque, respecter le périmètre des produits et services concernés et satisfaire aux exigences de l’office compétent.
Dans ce dossier, une nouvelle demande de marque de l’Union européenne a ainsi pu bénéficier d’une date remontant à douze ans auparavant. L’entreprise a donc pu préserver cette antériorité, essentielle pour faire valoir ses droits face à des marques plus récentes.
Que vérifier pour vos propres marques ?
Le suivi d’un portefeuille ne se limite pas au paiement des renouvellements. Il suppose également de vérifier :
• Quelles marques servent de base à vos enregistrements internationaux ;
• Si elles ont été maintenues pendant les cinq premières années ;
• Si leur historique révèle un événement susceptible d’affecter votre protection.
Avant de laisser expirer une marque, vérifiez son rôle dans votre portefeuille international. Une décision de non-renouvellement peut avoir des conséquences bien au-delà du territoire concerné.
La marque internationale : une solution efficace qui mérite un suivi régulier
La marque internationale demeure une solution particulièrement rationnelle et efficace pour les entreprises qui souhaitent protéger leur marque dans plusieurs pays. La centralisation des démarches simplifie les procédures, permet de maîtriser les coûts et facilite une gestion cohérente du portefeuille, notamment lors de la préparation de contrats de licence ou de cession.
Cette simplicité ne dispense toutefois ni d’un suivi juridique régulier ni d’une veille adaptée. Le système de Madrid harmonise les formalités, tandis que la protection reste soumise aux règles applicables dans chaque territoire.
La marque internationale constitue ainsi un outil de choix pour accompagner le développement d’une entreprise, à condition d’en assurer le suivi dans la durée.
Vous souhaitez faire le point sur vos marques ? Nous pouvons examiner votre portefeuille, identifier les fragilités éventuelles et vous accompagner dans les démarches adaptées à votre activité et à vos marchés.